Weet u zeker dat het merk van uw onderneming veilig is?

Door: mr. Shanya Hodge

Op Curaçao investeren veel jonge ondernemers tijd, geld en energie in het opbouwen van hun merk. Daarnaast treden steeds meer jongeren toe tot de aantrekkelijke ondernemingswereld. Wat echter vaak wordt vergeten, is een van de belangrijkste stappen om hetgeen je bedacht en ontwikkeld hebt,  je merk, te beschermen: merkregistratie. Stel je voor: je hebt jaren aan jouw merk gewerkt, het is succesvol, maar je komt er vervolgens achter dat iemand anders hetzelfde merk heeft en het geregistreerd is. Heb je nog enig recht op jouw merk, ook al is het niet geregistreerd? Dit is de vraag die je jezelf zou kunnen stellen, bezorgd over alle investeringen in je merk. In dit artikel wordt uitgelegd wat een merk is, waarom merkregistratie belangrijk is en welke risico’s je loopt als je ervoor kiest om je merk niet te registreren.

Merk

Een merk is een herkenbaar teken dat producten of diensten van ondernemingen onderscheidt. De bedoeling van het merkenrecht is de belangen te beschermen van zowel de merkhouder, tegen het gebruik door anderen zonder toestemming, als van de consument, ter voorkoming van verwarring.

Op Curaçao geldt met betrekking tot het merkenrecht de Merkenlandsverordening 1995 (de ‘Merkenlandsverordening’) en het Merkenlandsbesluit. In de Merkenlandsverordening wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten merken: individuele merken en collectieve merken. Volgens artikel 5 van de Merkenlandsverordening worden als individuele merken beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Een individueel merk kan zowel een woordmerk als een beeldmerk zijn, dat jouw onderneming uniek maakt en van andere ondernemingen onderscheidt wanneer men het ziet of ervan hoort. Echter, kan een vorm niet beschouwd worden als een merk als de vorm voortvloeit uit zijn functionaliteit of productieproces. Het moet aldus uniek zijn.

Daarnaast worden volgens artikel 30 lid 1 van de Merkenlandsverordening als collectieve merken beschouwd alle tekens die bij het depot worden aangeduid en die dienen om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren of diensten afkomstig van verschillende ondernemingen, die het merk onder toezicht van de houder aanbrengen. In tegenstelling tot individuele merken, die door slechts één onderneming worden gebruikt, worden collectieve merken door meerdere ondernemingen gebruikt.

Merkregistratie

De Merkenlandsverordening volgt een depotstelsel, wat inhoudt dat merken geregistreerd moeten worden om rechten te verkrijgen. Artikel 7 lid 1 van de Merkenlandsverordening bepaalt dat men het recht op een merk slechts verkrijgt door als eerste het merk te registreren bij het Bureau for Intellectual Property Curaçao (‘BIP’). Daarnaast kan men ervoor kiezen om ook het merk internationaal te laten registreren. In dat geval bepaalt artikel 19 lid 1 van de Merkenlandsverordening dat een internationale merkregistratie op Curaçao pas geldt als de merkhouder het BIP heeft verzocht om gelding in Curaçao.

Op het moment dat het merk is geregistreerd, krijgt de merkhouder het exclusieve recht op het gebruik van zijn merk. Dit betekent dat de merkhouder volgens artikel 23 van de Merkenlandsverordening anderen kan verbieden zijn merk zonder toestemming te gebruiken. Daarnaast heeft de merkhouder het recht om zijn merk te gebruiken voor zijn eigen producten of diensten. Ook kan de merkhouder anderen verbieden een soortgelijk of overeenstemmend merk te gebruiken voor producten of diensten waarvoor het merk is geregistreerd, of als dit verwarring veroorzaakt of de reputatie van het merk schaadt.

Destijds was het voldoende om bij het eerste gebruik van een merk recht op het merk te verkrijgen. Het probleem is echter nog steeds dat ondernemers denken dat, doordat ze in hun merk hebben geïnvesteerd en het als eerste hebben gebruikt, ze automatisch ook het exclusieve recht op het merk hebben verkregen. Dit gaat vaak mis, vooral wanneer een andere ondernemer een overeenstemmend merk heeft geregistreerd. Dit kan leiden tot verwarring bij consumenten en juridische conflicten over wie daadwerkelijk recht heeft op het merk. Uiteindelijk geldt dat degene die het merk heeft geregistreerd, het exclusieve recht op het merk heeft. Hierdoor komt de ondernemer die het merk eerst in gebruik nam in een nadelige positie, aangezien enkel het eerste gebruik niet voldoende is om recht op het merk te verkrijgen. Degene die het merk wel heeft geregistreerd, kan een juridische procedure starten, waardoor de ondernemer het risico loopt zijn merk te verliezen.

In sommige gevallen kan het zijn dat de merkregistratie te kwader trouw is verricht. Dit betekent, volgens artikel 8 sub f van de Merkenlandsverordening, dat een merk wordt geregistreerd terwijl men wist of had behoren te weten dat een ander een overeenstemmend merk in gebruik had voor soortgelijke producten of diensten. In dergelijke gevallen kan de ondernemer die het merk eerst in gebruik had en die betrokken is in de juridische procedure, de nietigheid van de merkregistratie inroepen op grond van artikel 25 lid 3 juncto artikel 8, sub f van de Merkenlandsverordening. Uiteindelijk beoordeelt de rechter of de merkregistratie te kwader trouw is verricht en of de nietigheid moet worden ingeroepen. Dit soort procedures zou men echter liever willen voorkomen.

Conclusie

Concluderend is het registreren van uw merk van groot belang in de ondernemingswereld. Enkel het eerste gebruik biedt geen recht op een merk. Zonder registratie loopt een ondernemer het risico zijn merk te verliezen, zelfs als het merk als eerste werd gebruikt. Om (juridische) conflicten te voorkomen, is het belangrijk om uw merk te registreren. Zo beschermt u uw merk en legt u een sterke basis voor de groei en het succes van uw onderneming.

Photo by Markus Winkler on Unsplash